Tescilli markaların koruma süresi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) düzenlendiği üzere, başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve marka tescilli olduğu sürece, SMK’da yer alan özel korumadan yararlanabilecektir. Bu kapsamda, marka hakkı sahibi, kendi tescilini sonraki tescil başvuruları için bir hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürebilecektir. Buna karşılık, SMK bu korumanın devam edebilmesi için bazı şartlar öngörmüş ve tescilli marka sahibinin hakkının korunmadığı bazı durumları düzenlemiştir. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, bu durumlardan birisidir.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybı; marka hakkı sahibinin sessiz kalması sonucu, iyi niyetli bir şekilde markayı daha sonra tescil ettiren kişiye karşı hükümsüzlük davası açma hakkını kaybetmesidir. Bu hak kaybının gerçekleşmesi için SMK’da birtakım şartlar düzenlenmiştir.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmesinin şartlarından ilki, dava hakkının varlığıdır. Bu kapsamda, öncelikle, önceki hak sahibinin hükümsüzlük davası açmada menfaati bulunması gerekmektedir. Markanın hükümsüzlük halleri, SMK Md.5 ve Md.6’da detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu maddelerde sayılan hallerin varlığına rağmen marka yine de tescil edilmişse, markanın hükümsüzlüğü davası ile marka hükümsüz kılınabilmektedir. Hükümsüzlük halinin bulunması halinde, marka siciline tescili gerçekleştirilmiş sonraki markaya karşı, önceki tarihli hakka sahip menfaati bulunan kişinin dava hakkının varlığından söz edilebilecektir.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybının diğer bir koşulu, sonraki markanın kullanılmasıdır. Eğer sonraki marka sahibi, markayı kullanmamakta ise, önceki tarihli marka sahibinin sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını ileri süremeyecektir. Sonraki marka sahibinin hak kaybı iddiasında bulunabilmesi için söz konusu markanın ciddi kullanımı gerekmektedir. Markanın ciddi kullanılmasından anlaşılması gereken, markanın işlevine uygun ve tescili istendiği mal veya hizmetlerde kullanılmasıdır. Aynı zamanda, önceki marka sahibi de söz konusu ciddi kullanıma herhangi bir şekilde itiraz etmemiş ve sessiz kalmış olmalıdır. 5 senelik sessiz kalma süresi ise, önceki marka sahibinin işbu kullanımdan haberdar olması ile başlamaktadır. Haberdar olması bakımından değerlendirme yaparken ‘’basiretli bir iş insanı gibi davranma yükümlülüğü’’ göz önüne alınmalıdır.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşme koşullarından sonuncusu ise, sonraki marka sahibinin tescilinin kötü niyetle yapılan bir marka tescili olmaması gerekliliğidir. SMK’da yer alan kötü niyet kavramı ile, hakkın kötüye kullanılmasından bahsedilmektedir. Tescil başvurusu anında başvuru sahibi kötü niyetli ise sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunması yapamayacaktır. Hatta kötü niyetin varlığının ispatlanabilmesi durumunda önceki marka sahibinin 5 yıllık sessiz kalma durumu hukuki bir sonuç doğurmayacaktır.
Ek olarak, Yargıtay tarafından kabul edildiği üzere sessiz kalma yoluyla hak kaybı, itiraz niteliğindedir ve ileri sürülmese de hâkim tarafından re’sen gözetilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, ilgili hak yalnızca savunmayı ileri süren kişiye karşı kaybedilecektir. Üçüncü kişiler bakımından sessiz kalma yoluyla hak kaybı şartları gerçekleşmediği takdirde, söz konusu hak kaybından yararlanamazlar.